Criar um bom nome para uma empresa nem sempre é fácil. Por outro lado a criação de nomes atraentes não é uma tarefa restrita apenas a profissionais de criação e muitos dos melhores nomes que já vi foram criados pelos próprios fundadores das empresas que atendemos aqui no escritório. A dificuldade no entanto não é criar um bom nome, mas sim um bom nome que esteja livre para uso e registro, e é aqui que os problemas começam.

Por isso mesmo, decidi dividir este artigo em dois assuntos, abordando nesta edição o tema de registro de nomes e marcas, e deixando para o próximo número o tema de criação de nomes. Para me ajudar nesta tarefa, convidei a Dra. Solimar Bertoletto, especialista em direito empresarial com foco em direito de propriedade intelectual e que escreve comigo este artigo.

Para começar, precisamos esclarecer um ponto: A diferença entre NOME EMPRESARIAL e MARCA NOMINATIVA (nome fantasia).

Nome empresarial é o nome da sua figura jurídica, registrada na junta comercial do seu estado e que aparece na sua nota fiscal, contratos e demais documentos. Em uma mesma junta comercial não podem haver duas empresas com o nome exatamente igual, independente do segmento em que atuam. Por outro lado, podem haver duas ou mais empresas, em um mesmo segmento, com nomes muito parecidos sem nenhum conflito. O problema está no fato de que o registro na junta comercial do nome da sua empresa (embora ajude) não garante o direito de uso deste como marca. Apenas o registro da sua marca nominativa no INPI pode lhe garantir este direito e exclusividade.

A marca nominativa, é o seu nome fantasia, registrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). A proteção que incidente sobre a marca é oriunda da Lei de Propriedade Industrial, 9.279/96. Para o nome empresarial, a previsão encontra-se no Código Civil, artigos 1157 a 1162 e também na Lei de Registros Públicos.

É o registro no INPI que verdadeiramente garante à você o direito de uso do nome do seu estabelecimento em sua fachada, cardápio, comunicação e divulgação como marca fantasia (independente se este é ou não o mesmo nome que você registrou na junta comercial).

O mesmo nome fantasia pode ser usado por diferentes empresas, desde que estejam em diferentes segmentos. Por exemplo: Rede Bandeirantes de Rádio e TV, Banco Bandeirantes, Brinquedos Bandeirantes, Bandeirantes Energia etc. Por outro lado, em um mesmo segmento ou em segmentos correlatos não podem haver dois nomes iguais ou parecidos. Neste sentido uma expressão poderá estar livre para ser registrada como marca de restaurante ainda que exista uma sapataria utilizando esta mesma marca, haja vista uma sapataria ser um seguimento distinto e de nenhuma forma afim á atividade de restauran

Para que se obtenha o direito sobre uma marca é necessário seu registro no INPI. Para que exista um nome empresarial, é necessário a constituição da empresa na Junta Comercial, e uma empresa (um nome empresarial),  poderá ser detentor de quantas marcas quiser. A concessão da marca atribui ao seu titular um título de propriedade. Este patrimônio é integralizado ao capital da empresa e pode ser vendida, cedida, licenciada ou explorada pela empresa de diferentes formas.

Em resumo: Nome empresarial é forma de identificação da pessoa jurídica, marca é propriedade.

Sabemos que é um pouco confuso, mas essa legislação existe por um motivo muito simples, a proteção de empresas que trabalham para construir um nome de mercado contra concorrentes que buscam, na semelhança, se fazer valer da imagem e reputação de outras empresas, ou mesmo, induzir o consumidor à erro na identificação de produtos e serviços. Existe também para garantir a atuação nacional de empresas à medida que expandem suas marcas para outros estados, afinal, enquanto a junta é estadual, o INPI é nacional.

Agora a parte mais difícil deste artigo: você já registrou a sua marca no INPI?

Se a resposta foi “sim” então parabéns. Se a resposta foi “não” então a primeira coisa a fazer é verificar a viabilidade de registro no INPI para evitar problemas futuros, e por problemas futuros estamos falando do grande risco de você perder a sua marca, ou de ser processado se insistir no uso de um nome que está registrado para outra empresa.

Embora esta busca possa ser feita diretamente no site do INPI, é recomendado a contratação de um escritório especializado. Isso porque é preciso verificar a viabilidade do nome na categoria certa, e também porque é importante verificar não apenas se existem nomes iguais ao que você pretende registrar, mas também nomes similares, ou nome iguais em áreas afins.

É muito comum as pessoas acreditarem que acrescentar mais uma letra, ou grafar uma palavra com “i” e outra com “y” seria forma suficiente de distinção, o que não é verdade. Um exemplo: A palavra “Lírico”. Para efeitos de registro enquanto marca, pouco importa que seja escrita Lyryco, Lirycco, Lirycco, serão todas iguais, uma vez que foneticamente a identidade entre elas permanece resguardada.

Como resultado desta busca, poderemos obter 3 resultados distintos.

1. Marca Livre: Aquela que não possui qualquer impedimento para registro e poderá ser dado inicio ao seu processo de registro junto ao INPI.
2. Marca não Livre: Aquela que possui uma anterioridade impeditiva, ou seja, existe em processo ou conceção no INPI de alguma expressão que seja igual ou parecida. Cabe esclarecer aqui que este impedimento tem origem na Lei de Propriedade Industrial,  nº 9279/96, artigo 124, inciso XIX, que prevê o que segue: “Não são registráveis como marca: Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”
3. Marca Genérica ou de Uso Comum: Aquela que seu uso é permitido á qualquer empresa uma vez que não pode ser de propriedade exclusiva, tendo em vista designar o próprio produto ou serviço ou ser uma expressão comum no segmento. Você pode usar o nome sem problemas, porem sem exclusividade, o que pode não ser nada interessante para os planos futuros da sua empresa.

Contudo, para que seja viável o registro de uma marca genérica, há a necessidade de ser agregado á mesma um caráter distintivo, que pode ser traduzido em um símbolo ou logotipo, de forma a possibilitar a diferenciação desta marca dentre as demais no mercado que também utilizam o mesmo nome.

Única exceção a estas 3 regras são para as marcas de Alto Renome. Nesta espécie de proteção, a marca não poderá ser registrada ainda que em seguimento de atividade distinto do detentor da marca. É o caso de marcas como “Coca Cola”, “Mc Donald´s” etc.

Como proceder ao registro de uma marca:

O primeiro passo para o processo de registro de marca é a realização da “Busca de anterioridade”, que visa à averiguação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial de algum processo de registro que esteja em andamento ou de alguma marca já concedida que seja igual, semelhante ou que induza de qualquer forma á confusão com a expressão pretendida á registro.

A Busca de Anterioridade analisa a viabilidade evitando que uma expressão seja levada a registro como marca lesando direito de terceiros, o que lhe acarretaria transtornos com uma possível ação judicial de abstenção de uso de marca, e ao detentor da marca concedida pelo INPI, que veria sua marca sendo utilizada por terceiros levando a uma situação de concorrência desleal.

As buscas de anterioridade são feitas no segmento em que se pretende registrar o nome. È o chamado Princípio da Especialidade.

Superada a questão da busca, estando à expressão pretendida a registro Livre, o próximo passo é providenciar a documentação. Nada muito complicado, ao contrário do que a maioria pensa. Basta contrato social e CNPJ da empresa que será detentora da marca. Com esta documentação, o processo é montado e encaminhado ao INPI sendo procedido o Deposito do pedido de registro.

Neste momento do depósito, é iniciado o processo de registro de marca. Outro erro muito comum é as pessoas acreditarem que com o depósito já possuem a marca registrada. Isso não é verdade. O processo de registro da marca, até que haja seu deferimento, leva aproximadamente 5 anos. Mas o deposito já afere uma proteção inicial.

Após o deferimento do registro ser publicado pelo INPI na Revista de Propriedade Industrial, é aberto o prazo para pagamento das taxas de primeiro decênio. Somente após o pagamento de referidas taxas a marca será concedida e estará, então, registrada e seu uso franqueado ao depositante por 10 anos.

A cada 10 anos a marca deverá ser prorrogada. Caso não haja a prorrogação, a mesma será arquivada. A principal conseqüência do arquivamento é que a marca neste momento tornar-se-á livre para registro novamente e outra empresa poderá registrá-la. Portanto, fique atento.

Durante o tramite de registro da marca, algumas situação poderão ocorrer, tais como:

• A necessidade de cumprimento de alguma exigência do INPI;
• Elaboração de Oposição;
• Elaboração de Manifestação á Oposição;
• Apresentação de algum recurso.

Por isso mesmo é necessário acompanhar todo o processo de registro ao longo dos meses, ou contar com uma empresa especializada que faça esse acompanhamento.

No final, é realmente trabalhoso. Mas o registro do seu nome lhe dará não apenas a propriedade da marca, que tem valor, como lhe garantirá a proteção de um dos diferenciais mais importantes neste mercado cada vez mais competitivo e comoditizado: Sua identidade.

• Solimar J. Bertoletto é advogada do escritório Cone Sul Marcas e Patentes www.conesulempresarial.com.br
• Guilherme Sebastiany é diretor de projetos da Sebastiany Branding www.sebastiany.com.br
• Artigo publicado originalmente na revista Gourmet e Food Service em Janeiro de 2009